Por David Fernando Rodrigues
1 – A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O SIGNIFICADO DE MARCA
A Propriedade Intelectual visa resguardar as criações da mente humana, sendo o gênero do qual o Direito de Autor e a Propriedade Industrial são espécies. Além de suas respectivas garantias constitucionais, tais espécies são protegidas, respectivamente, pela Lei nº. 9610/98 (Lei de Direito Autoral) e pela Lei nº. 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).
A marca é um instituto jurídico que integra a Propriedade Industrial, e constitui-se em um sinal distintivo cujo objetivo primordial é identificar a origem de um determinado produto ou serviço, distinguindo-o de outros produtos ou serviços idênticos, similares ou afins, que são de origem diferente (ou seja, que são comercializados por outrem no mercado consumidor). Conforme previsto na lei brasileira, todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis são passíveis de serem registrados como marca, desde que não estejam compreendidos nas proibições previstas na Lei da Propriedade Industrial .
Pelo senso comum, tem-se que marca é justamente isso: um sinal distintivo visível aos olhos capaz de conectar, na mente das pessoas, tal sinal distintivo a uma determinada empresa, produto ou serviço. Desta afirmação já somos capazes de inferir a importância que a marca tem para a empresa que a detém, sendo ela, em muitos casos, ativo mais precioso e valioso que os próprios produtos e serviços comercializados sob sua égide.
2 – TIPOS DE MARCA
Conforme dito acima, sob o aspecto jurídico, marca pode ser qualquer sinal visualmente perceptível, revestido de relativa distintividade, compreendido na forma de uma junção de letras e/ou números (marca nominativa), de uma figura ou desenho (marca figurativa), de um conjunto de letras e/ou números estilizados ou acompanhados de uma figura ou desenho (marca mista), e, por fim, aquela constituída pela forma plástica do produto ou de sua embalagem, desde que dotada de distintividade própria, dissociada de qualquer efeito técnico (marca tridimensional).
Além disto, as marcas podem ser de produtos ou serviços, coletivas ou de certificação. Marca de produto ou serviço é aquela utilizada por seu titular para identificar produtos ou serviços e diferenciá-los dos demais idênticos ou afins oferecidos no mercado. São as marcas mais comuns, com as quais os consumidores normalmente se deparam nos estabelecimentos comerciais.
Já a marca de certificação é aquela destinada a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas técnicas atinentes à qualidade, natureza, materiais utilizados e metodologia empregada. Normalmente, tal tipo de marca pertence a entidades cuja atividade é regulamentar os produtos e serviços oferecidos em determinado setor, assegurando aos consumidores que as normas técnicas daquele segmento estão de fato sendo observadas. O INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e a ABNT (Associação Brasileiras de Normas Técnicas) são exemplos de marcas de certificação. Para se obter um registro desta natureza, o interessado deve apresentar perante o INPI, junto com seu pedido de registro, (i) as características do produto ou serviço objeto da certificação, e (ii) as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
Por fim, a marca coletiva é utilizada para assinalar produtos e serviços oferecidos por membros pertencentes a uma determinada entidade ou associação que, para utilizá-las, devem seguir o regulamento e os padrões impostos pela entidade. Como exemplo, tem-se a Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola e a Cooperativa Agropecuária Boa Esperança. Para obtenção do registro de uma marca coletiva, deve-se apresentar, junto do pedido de registro, o regulamento para utilização da marca com as condições necessárias para o seu uso e suas proibições.
Conforme também já mencionado acima, o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial dispõe sobre os sinais distintivos não aceitos como marcas. Da análise deste dispositivo, percebe-se que sua intenção foi impedir o registro das marcas ilícitas; que possam atentar contra a moral,
os bons costumes e a ordem pública; que induzam os consumidores a erro no que se refere à origem, natureza ou qualidade dos produtos e serviços; as desprovidas de capacidade distintiva e os sinais que infrinjam direitos da personalidade ou outro direito de Propriedade Intelectual de terceiros. Logo, todo sinal visualmente perceptível dotado de relativa distintividade pode ser registrado como marca, desde que não se enquadre em nenhuma das restrições impostas pelo artigo retro mencionado.
Aprofundando as classificações ditas acima, tem-se que marcas nominativas são aquelas apresentadas na forma de uma ou mais palavras, podendo ser constituídas por combinações de letras do alfabeto romano e números arábicos. A princípio, qualquer palavra ou combinação pode ser utilizada como marca nominativa (desde que, repise-se, não se enquadre em nenhuma das proibições dispostas no artigo 124 da LPI).
Além da aplicação de palavras já existentes, outra possibilidade de criação de marcas nominativas é por meio de novas combinações de letras e números, dando origem a vocábulos não dicionarizados. O ato de criar uma nova palavra e atribuí-la a um determinado produto ou
serviço é conhecido como “naming” e resume-se na concepção de uma marca nominativa.
Já as marcas figurativas são os sinais compostos por figuras, desenhos ou alguma forma estilizada de apresentação de letra ou número. Esse tipo de marca pode nascer da associação do produto ou serviço a uma imagem já concebida, bem como da criação de um logotipo ou da personalização de uma letra ou número. Vale lembrar que as letras e os números estilizados, apresentados de forma isolada, são tidos como marcas figurativas e não nominativas, uma vez que a proteção conferida não atribui ao seu titular exclusividade de uso daquele determinado caractere, mas sim sobre a sua forma de apresentação personalizada.
Enquanto as marcas nominativas são compostas vocábulos e as marcas figurativas por figuras, as marcas mistas resultam da junção das duas anteriores, podendo ser compostas tanto pela forma estilizada de escrita de uma determinada palavra como pela combinação de uma palavra com um símbolo ou figura.
Seu registro é muitas vezes conferido com a ressalva “sem direito ao uso exclusivo” do texto que a acompanha, atribuindo proteção e exclusividade de uso apenas ao conjunto marcário – ou seja, à marca considerada em seu todo. Nestes casos, o titular não detém exclusividade de utilização sobre o vocábulo que compõe a marca mista, mas apenas sobre aquela dada forma de apresentação.
Finalmente, temos as marcas tridimensionais, que protegem a forma plástica do produto ou da embalagem, desde que não tenha qualquer relação com estes últimos (i.e., o respectivo produto ou embalagem) e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.
Para que seja considerada marca tridimensional, é necessário que a forma do invólucro ou recipiente que se pretende assim proteger seja dotada de uma originalidade tamanha capaz de torná-la inconfundível, e que seu uso seja tido como novo, ao menos no ramo no qual será empregado. Como se percebe, esta forma de apresentação marcária distingue-se do desenho industrial por conta da identidade exclusiva intrínseca à sua forma.
Para além das distinções técnicas dos tipos de marcas possíveis, importante que o empresário tenha em mente que a marca, seja mista, figurativa ou tridimensional, proporciona ao produto ou serviço identidade visual em face de seus concorrentes, diferenciando-o e tornando-o atraente em comparação com os demais.
3 – A IMPORTÂNCIA DA MARCA PARA A EMPRESA E A IMPORTÂNCIA DO SEU REGISTRO PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (“INPI”)
A marca pode ser tida como o “DNA” de uma companhia, pois é quem cria uma relação direta – e por vezes íntima e de cumplicidade – entre seus clientes e os produtos ou serviços que são comercializados pela empresa. Muitas vezes, o cliente passa a ser consumidor de certo produto ou serviço não somente em razão de critérios como preço e qualidade, mas também – e em muitos casos, principalmente – em virtude dos valores transmitidos pela empresa por meio de sua marca. O consumidor, nesses casos, sente-se compartilhando dos valores transmitidos pela marca que está adquirindo.
Assim sendo, a marca deve ser capaz de reunir e apresentar aos consumidores, em um único sinal distintivo, o tipo de produto ou serviço identificado e também os valores da empresa.
Por meio de sua apresentação, suas cores, sua logotipia – ou seja, por meio de sua identidade – é que a marca irá atrair o perfil para o qual foi construída, ou seja, para os quais sua empresa proprietária está destinando seu produto ou serviço. Ora, com uma responsabilidade tão grande, uma marca pode determinar o sucesso ou fracasso de uma empresa ou de seus produtos ou serviços, como em muitas vezes se presenciou na história do consumo.
Para que a marca seja forte e capaz de transmitir os valores desejados e atingir seu público alvo, é necessário investimento de tempo, dinheiro e energia para desenvolvê-la, criá-la e chegar ao sinal distintivo perfeito. Para tanto, é necessária a realização de pesquisas com consumidores reais e potenciais, pesquisas com concorrentes e tendências de mercado, pesquisas com parceiros e colaboradores, etc. Tudo isso tem o intuito de descobrir a imagem que a empresa transmite no momento presente e a imagem que ela deseja transmitir a partir de então.
Como bem explicado pelo SEBRAE, há algumas dicas importantes no momento de construção da marca: “é importante que a estratégia e o posicionamento da empresa estejam bem definidos. O empreendedor deve ter o entendimento claro do que o negócio é hoje e como pretende ser amanhã, considerando as atividades e o público do empreendimento, sem esquecer aspectos como ética e confiabilidade, bem como os pontos que destacam a empresa na concorrência. O desenho da marca tem que comunicar. A construção envolve pesquisa e reconhecimento. Além disso, precisa ser original e atraente, informando com objetividade os pontos fortes do negócio. Toda marca precisa de identidade verbal e visual. É assim que ela ganha legitimidade no discurso escrito, falado ou em imagem para ser aplicada nos materiais da empresa. É preciso planejamento para ativar a marca. O empreendedor deve estudar onde e como vai começar a divulgar a marca, o público e o alcance, e qual a relação custo e benefício nesse processo. A gestão da marca deve alinhar todo o universo da empresa, desde o produto até o ambiente. Materiais impressos e digitais, arquitetura e decoração precisam comunicar-se uns com os outros, de forma a valorizar a imagem do negócio e garantir consistência e continuidade no uso da marca.”²
Tendo a marca tão grande importância para a empresa, não pode o empresário deixar de dar a este ativo a necessária proteção, disponibilizado pela legislação, alcançada através do registro da marca perante INPI.
Isso porque o registro é a ferramenta eficaz para impedir que terceiros utilizem sua marca, ou qualquer sinal que se aproxime dela, para distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes, ou afins, garantindo o tão importante direito de uso exclusivo.
Além da exclusividade de uso, o registro assegura ao empresário que seu investimento não será perdido, atestando que a marca escolhida é passível de proteção e não infringe direitos de terceiros, e que, portanto, seu titular não será impedido de utilizá-la futuramente, nem estará sujeito ao enfrentamento por parte de terceiros, titulares de marcas colidentes mais antigas, trazendo maior segurança para os negócios da empresa.
Outrossim, o registro é imprescindível para que o empresário possa licenciar a terceiros o uso da sua marca ou mesmo para que possa expandir seu negócio por meio de franquias, gerando receita proveniente nos pagamento pela licença de uso da marca (“royalties”).
4 – COMO REQUERER O REGISTRO DA MARCA
Para obter o registro da marca, o empresário deve obedecer aos procedimentos determinados na Lei de Propriedade Industrial. Contudo, antes de solicitar o pedido de registro da marca, é recomendável que seja realizada uma busca de anterioridades marcárias no banco de dados do INPI, o que pode se feito por meio do próprio website da autarquia: www.inpi.gov.br.
Embora esse procedimento prévio não assegure a concessão do registro, é altamente recomendado, a fim de checar se a marca pretendida é, de fato, inédita e não possui semelhança com marcas de terceiros já depositadas, ou registradas, anteriormente, que podem obstar a concessão do registro pretendido.
É por meio da busca que se minimiza as possibilidades de o registro marcário pretendido vir a ser indeferido, assegurando ao empresário que o sinal escolhido é realmente distintivo de outros já existentes, bem como minimizando as chances do pedido de registro vir a ser indeferido. Neste sentido, cumpre informar que, entre e depósito de um pedido de registro e sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (“RPI”), há um período (que pode ser chamado de “delay”) de aproximadamente 03 (três) meses. Desta forma, ao se realizar uma busca de marcas, é importante ter em mente que marcas depositadas nos 03 (três) meses anteriores à data da busca não aparecerão no resultado da busca – e, portanto, existe a possibilidade de que, dentre as marcas depositadas em tal período, haja uma anteriorirdade impeditiva que não foi detectada pela buscam justamente por não ainda não ter sido publicada na RPI e, portanto, anda não integrar a base de dados de marcas do INPI.
Retornando ao assunto da busca propriamente dita: para realização desta pesquisa prévia, deve-se levar em consideração não apenas marcas com a grafia efetivamente idêntica à pretendida, mas também expressões cuja escrita seja aproximada, por meio de letras com sonoridades semelhantes, prefixos separados ou juntos, letras com sons mudos, marcas formadas por mais de uma palavra, dentre outras inúmeras possibilidades ortográficas que resultem em uma marca semelhante.
Para auxiliar neste processo, é importante que a pesquisa não seja realizada apenas pelo exato termo pretendido, fazendo-se, para tanto, uso das ferramentas de busca disponíveis na própria página de pesquisa do INPI (ou em softwares pagos que têm por objetivo “facilitar” o acesso ao banco de dados de marcas do INPI e otimizar suas ferramentas de buscas), que permite que a busca seja realizada de duas maneiras: de forma exata ou por meio do “radical”.
A opção padrão de pesquisa é a “exata”, por meio da qual o sistema apresentará resultados exatamente iguais ao termo pesquisado, enquanto que a busca por “radical” exibe resultados cujos vocábulos tragam no corpo da marca a combinação pesquisada. O resultado da pesquisa por “radical” tende a ser mais extenso, mas permite ao usuário localizar eventuais marcas que podem impedir a concessão do registro pretendido que não sejam tão óbvias.
Realizada a pesquisa, é de suma importância que se observe a situação das marcas apresentadas no resultado da busca, pois alguns destas situações são impedimentos absolutos para que a marca venha ser novamente requisitada, enquanto que outras permitem que se realize um novo pedido de registro.
Dentre aquelas situações que possivelmente constituem impedimento, temos as seguintes situações:
a) registro – já existe uma marca semelhante registrada e em vigor;
b) aguardando exame de mérito – já existe uma marca semelhante depositada, porém, com análise do registro ainda não concluída; ou
c) aguardando pagamento da concessão – o pedido de registro já foi analisado e deferido, mas ainda aguarda o pagamento da taxa de final.
Quando o resultado da pesquisa retornar com marcas nestas situações, recomenda-se a escolha de outro signo para registro, pois ou a marca já existe, ou seu processo de registro já foi iniciado por terceiros, estando ambos os casos protegidos pelo instituto jurídico da anterioridade, o que levará ao indeferimento de pedidos realizados posteriormente.
Contudo, o resultado da pesquisa também pode apresentar marcas em situações que permitem ao usuário realizar um novo depósito, sendo elas:
a) indeferida – no passado, já houve um pedido para registro daquela expressão, que foi analisado e recusado pelo INPI. Neste casos, é recomendável pesquisar e entender os motivos do indeferimento antes de se realizar um novo pedido de marca idêntica ou semelhante, a fim de não incorrer na mesma situação – ou mesmo erro – do solicitante anterior;
b) extinta – a marca já pertenceu a terceiros no passado, que, por alguma razão, não vieram a renová-la;
c) arquivado – a marca já foi requerida por terceiros no passado, mas, após alguma solicitação do INPI, não foi dada continuidade ao procedimento, ou então a marca chegou a ser deferida, mas não houve o pagamento da taxa de concessão, levando ao seu arquivamento sem análise do mérito.
Nestes casos, as marcas encontram-se disponíveis para nova requisição de registro, o que não garante que tal requisição será automaticamente concedida. Importante notar também que a marca indeferida pode estar em fase de recurso administrativo e ter seu indeferimento posteriormente revertido, de modo que a marca, ainda, pode vir ater seu registro concedido.
Finalmente, outro ponto imprescindível de se analisar quando da realização da busca prévia é a “classe” para qual se pretende o registro pretendido, o que nos impõe esclarecer uma questão técnica referente a registros marcários.
Isso porque um dos princípios que regem a proteção marcaria é o da “especialidade”, o qual prevê que o direito de exclusividade conferido aos titulares das marcas registradas está restrito ao segmento de mercado no qual são comercializados os produtos ou serviços individualizados por aqueles sinais (salvo exceções previstas em lei).
A fim de viabilizar a aplicação deste princípio, foi criada uma classificação internacional que divide, por uma questão – na maior parte das classes – de aproximação e afinidade – as atividades econômicas possíveis em 45 classes diversas, denominada Classificação Nice.
Ocorre que atividades econômicas semelhantes podem ser enquadradas em classes diferentes, fazendo com que pedidos de registro pertencentes a classes diversas sejam tidos como colidentes, vindo a impedir a concessão do registro da marca que tiver sido requisitada posteriormente.
Desta forma, ao realizar a busca prévia que antecede o depósito do pedido de registro, o usuário deve atentar-se não apenas a eventuais colidências ortográficas entre a marca pretendida e aquelas já existentes, mas também à situação em que se encontram as marcas apresentadas no resultado desta busca e à classe as quais pertencem estes registros (ou mesmo pedidos de registro) anteriores.
Realizada a busca, constatado que a marca almejada é realmente inédita e verificada a inexistência de marcas que possam constituir óbices, o requerente pode, então, depositar seu pedido de registro perante o INPI com mais tranquilidade.
Para tanto, deve efetuar um cadastro no módulo de Guia de Recolhimento da União no “e-INPI”, no website do Instituto. Esse processo gerará um “login” e uma senha para que o requerente possa acompanhar todo o processo, ver as publicações, exigências, etc..
Feito isso e realizado o pagamento relativo à taxa do depósito, deve-se preencher o formulário de requerimento também disponibilizado neste endereço eletrônico, contendo o sinal distintivo pretendido, sua forma de apresentação (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional) no caso das marcas mistas, figurativas e tridimensionais, as etiquetas com a figura ou o logo desejado -, a classe em que se pretende depositar a marca, bem como a descrição dos produtos ou serviços a serem identificados, os quais devem ser compatíveis com a atividade exercida pela empresa ou pessoa depositante (conforme consta do objeto social mencionado no contrato ou estatuto social da empresa); por fim, deve-se juntar o comprovante de pagamento da taxa oficial referente ao depósito. A lei permite que o depósito seja feito tanto por pessoas físicas como jurídicas, de direito público ou privado.
Após, o requerente poderá, então, acompanhar o trâmite e a situação de sua marca por meio das publicações constantes da RPI, as quais são publicadas semanalmente pelo INPI em sua página na internet.
Realizado o depósito, o requerimento será objeto de um exame formal, podendo o INPI formular exigências a serem cumpridas pelo requerente no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Não havendo nenhuma exigência, o pedido de registro será publicado na RPI para o conhecimento de terceiros, os quais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da publicação, poderão apresentar oposições, às quais o requerente deverá se manifestar, no mesmo prazo, subsequentemente. Após, o pedido será submetido a um novo exame, no qual poderão ser formuladas novas exigências, a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso seja ignorada pelo requerente, a exigência ensejará o arquivamento definitivo do pedido de registro.
Findo o exame, o pedido de registro poderá ser finalmente deferido pelo INPI, devendo o requerente proceder ao pagamento das taxas finais dentro do prazo ordinário de 60 (sessenta) dias ou no prazo adicional e extraordinário de 30 (trinta) dias, subsequentes ao prazo ordinário. Se o pagamento não for realizado dentro desses prazos, o pedido será definitivamente arquivado.
No entanto, o pedido de registro pode vir a ser indeferido, hipótese em que será aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente apresente recurso contra o indeferimento. Caso a decisão do indeferimento seja revertida, o pedido será deferido; caso seja mantida, a instância administrativa estará definitivamente encerrada.
Há ainda a possibilidade de sobrestamento do pedido de registro em relação a marca(s) de terceiros, hipótese em que o requerente, antes de ter sua marca analisada, deverá aguardar a decisão final relativa a tais marca(s) de terceiros.
Deferido o pedido e tendo sido pagas as taxas finais, o registro será finalmente concedido, momento em que se encontrará aberto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o INPI ou terceiros que se sintam prejudicados com sua concessão proponham processo administrativo de nulidade, a partir do qual será aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para a manifestação do requerente. A decisão quanto à possível nulidade do registro caberá ao presidente do INPI.
Há, ainda, a possibilidade de propositura de ação de nulidade na esfera judicial, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) anos contados da concessão do registro.
5 – CONCLUSÃO
Não restam dúvidas de que a marca é um ativo de grande valor agregado, elemento essencial à identificação e desenvolvimento da empresa.
Por esta razão, é fundamental que o empresário tenha ciência da importância de proteger seus elementos identificadores desde a concepção do negócio, sob pena de experimentar os mais diversos prejuízos, que podem ir desde a necessidade de conviver com oportunistas que identificam seus produtos e serviços sob a mesma marca, à necessidade de indenizar terceiros que possuam direitos anteriores em relação à marca que está sendo utilizada.
REFERÊNCIAS
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- Cabral, Plínio. A Nova Lei de Direitos Autorais – 1ª Edição – Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 1998
- Moro, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais – 1ª Edição – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003
- Moro, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual – 1ª Edição – São Paulo: Editora Saraiva, 2009
- Loureiro, Luiz Guilherme de A. V.. A Lei da Propriedade Industrial Comentada (lei nº. 9279 de 14 de maio de 1996) – 1ª Edição – São Paulo: Editora Lejus, 1999
- Gomes, Orlando. Contratos – 18ª Edição – Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998
- Béo, Cíntia Regina. Contratos – 1ª Edição – São Paulo: Editora Harbra, 2004
- Martins, J. R. / Blecher, Nelson. Imperio das Marcas, O – Como Alavancar o Maior Patrimonio da Economia Global – 2ª Edição – Editora Negócio, 1997
- Cheverton, Peter. Fique por dentro das marcas – 1ª Edição – Editora Clio, 2007. Tradução de Henrique Amat Rego Monteiro.
- Portal INPI – www.inpi.gov.br
- WIPO – World Intellectual Property Organization – www.wipo.org
- Portal do Marketing – Marketing, Sustentabilidade, Psicologia e Administração – www.portaldomarketing.com.br
- Portal do SEBRAE – www.sebrae.com.br
- IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei da Propriedade Industrial – 3ª Ed. 2013 – Rio de Janeiro – Editora Renovar
